avv. Valeria Pullini
La sentenza del 25.6.2025 in causa T-239/23 del Tribunale dell’Unione europea[1] segna un momento di svolta nell’interpretazione delle norme relative alla registrabilità di marchi contenenti denominazioni di origine protette (DOP).
Il caso, che ha visto contrapporsi il Comité interprofessionnel du vin de Champagne e l’Institut national de l’origine et de la qualité contro l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), ha ridefinito i parametri di valutazione per la compatibilità tra marchi e DOP precedentemente stabilite.
La “presunzione di liceità rovesciabile” rappresenta l’aspetto più innovativo della sentenza.
Sul punto, il Tribunale ha chiarito che il mero fatto che un marchio riguardi prodotti conformi al disciplinare della DOP non è sufficiente, da solo, ad escludere l’applicazione della protezione di cui all’art. 103, parag. 2, lett. a) del Regolamento UE n. 1308/2013[2].
Questa decisione rompe con la prassi consolidata dell’EUIPO, che tendeva a presumere, in modo essenzialmente assoluto, la legittimità dei marchi contenenti una DOP qualora riferiti a prodotti conformi al relativo disciplinare.
Il Tribunale ha stabilito che la presunzione di liceità non è assoluta ma relativa, quindi superabile in presenza di prova contraria.
Quando elementi concreti vengono portati a conoscenza dell’EUIPO, quest’ultimo deve esaminarli per verificare se possano rovesciare la presunzione, valutando concretamente se l’uso della denominazione protetta nel marchio richiesto miri a sfruttare indebitamente la rinomanza della denominazione stessa.
Il profilo ingannevole del termine “Nero”
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la valutazione del termine “nero” nel marchio richiesto. A tale proposito, il Tribunale ha ritenuto che tale termine potrebbe essere percepito dal consumatore come evocativo del vitigno dello champagne o del suo colore, così veicolando un’indicazione falsa o ingannevole.
Il Giudice ha osservato che il termine “nero” è utilizzato nel nome di diversi noti vitigni italiani e che molteplici varietà di viti lo includono nella loro denominazione, cosicché il pubblico di lingua italiana potrebbe pensare che si tratti di uno “champagne nero”, quando invece il disciplinare della DOP prevede che uno champagne possa essere solamente bianco o rosato.
Il panorama giurisprudenziale e normativo europeo in materia di DOP e marchi: un significativo precedente della Corte di Giustizia dell’Ue e il nuovo Regolamento (UE) n. 1143/2024
La giurisprudenza europea ha sviluppato nel tempo una cultura giuridica complessa sul rapporto tra marchi e denominazioni geografiche protette.
Un caso emblematico è portato dalla sentenza “Queso Manchego” (C-614/17)[3], che ha rappresentato un precedente fondamentale, stabilendo che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi.
In tale occasione, la Corte ha precisato che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica collegata ad una DOP può costituire un’evocazione illegittima anche quando utilizzati da produttori stabiliti nella stessa regione ma i cui prodotti non sono protetti dalla denominazione.
La nozione di “evocazione” è stata ulteriormente raffinata dalla Corte di Giustizia, la quale ha stabilito che si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, inducendo il consumatore ad avere in mente, come immagine di riferimento, i prodotti che fruiscono di tale denominazione.
Può esservi evocazione anche in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi.
Ora, sotto il profilo normativo, l’art. 103 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (ora sostituito dalle disposizioni del Reg. UE 2024/1143, di cui infra) stabilisce una protezione articolata per le DOP contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta.
La protezione si estende a tre fattispecie principali:
– usurpazione: uso diretto della denominazione per prodotti non conformi al disciplinare;
– imitazione: riproduzione fedele ma non autorizzata della denominazione;
– evocazione: richiamo indiretto che induce il consumatore a pensare al prodotto protetto.
Vedremo oltre che con l’introduzione del Reg. (UE) n. 1143/2024 si è compiuto un ulteriore passo verso il consolidamento del sistema di protezione delle indicazioni geografiche (IG).
Qui si anticipa che tale nuovo regolamento, il quale si inserisce nella strategia “Farm to work”, prescritta nel Green Deal europeo in termini di sostenibilità alimentare, mira a garantire un livello di protezione più elevato contro imitazioni, usurpazioni ed evocazioni, rafforzando così il sistema delle indicazioni geografiche, anche sotto l’aspetto della proprietà intellettuale,
La giurisprudenza italiana: orientamenti e sviluppi
Il caso “Altopiano di Asiago” e la Cassazione
La Corte di Cassazione italiana ha affrontato tematiche simili nel celebre caso “Altopiano di Asiago” (sentenza n. 27194/2019).
La Suprema Corte ha stabilito che l’art. 14, comma 2, del Reg. (CE) n. 510/2006 (vigente al momento dell’instaurazione della causa) consente al titolare di continuare ad utilizzare il marchio registrato prima del riconoscimento della denominazione di origine protetta, anche quando evoca la provenienza geografica del prodotto, purché si accerti che la registrazione sia stata effettuata in buona fede.
Nel caso specifico, il marchio “Altopiano di Asiago” registrato dal Consorzio nel 1982 era precedente alla registrazione della DOP “Asiago” del 1996.
La Cassazione ha riconosciuto che il preuso del marchio, insieme alla buona fede, costituisce elemento sufficiente per consentire l’apposizione della dicitura sui formaggi senza dare luogo ad evocazione illegittima.
La sentenza ha chiarito che la registrazione di un marchio in buona fede e precedentemente al riconoscimento della denominazione di origine protetta non comporta l’interruzione dell’utilizzo del marchio stesso, salvo ragioni di nullità o decadenza.
Il giudice di merito, quindi, deve valutare la natura del marchio, il riferimento esclusivo alla reale provenienza geografica del bene e la mancanza di imitazioni della denominazione protetta.
Il complesso caso “Salaparuta”
Il caso “Salaparuta” rappresenta uno dei più significativi esempi di conflitto tra marchio anteriore e DOP successiva nella giurisprudenza italiana.
La controversia nasce dal conflitto tra la società Duca di Salaparuta S.p.A., titolare di marchi anteriori e notori contenenti il termine “Salaparuta”, e il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata (DOC) “Salaparuta” a livello nazionale nel 2006, successivamente iscritta come DOP a livello europeo nel 2009.
La Duca di Salaparuta ha agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità della DOC/DOP, sostenendo che essa fosse ingannevole e lesiva dei propri diritti di marchio anteriore.
La Corte suprema di cassazione italiana ha sollevato due questioni pregiudiziali per determinare la normativa europea applicabile al conflitto:
- se una denominazione preesistente, protetta a livello nazionale prima dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti (come il Reg. n. 479/2008), sia soggetta alle norme successive che prevedono il rigetto della protezione in caso di conflitto con un marchio notorio anteriore (art. 43, par. 2, Reg. n. 479/2008 e norme successive equivalenti), oppure se il conflitto debba essere risolto secondo la normativa vigente al momento del riconoscimento nazionale (Reg. n. 1493/1999);
- qualora si applichi il Reg. n. 1493/1999, se la disciplina ivi contenuta (in particolare l’Allegato VII, Sezione F) sia da considerarsi completa ed esaustiva per la risoluzione del conflitto, o se possa comunque trovare applicazione un principio generale di non decettività dei segni distintivi che porti all’invalidità della DOP posteriore.
La Corte di Giustizia, esaminando congiuntamente le questioni, ha stabilito i seguenti principi:
- legge applicabile e principio tempus regit actum: la Corte ha affermato che il conflitto deve essere risolto sulla base della normativa in vigore al momento del riconoscimento della protezione nazionale della denominazione. Poiché la DOC “Salaparuta” è stata riconosciuta nel 2006, la normativa di riferimento è il Reg. (CE) n. 1493/1999;
- protezione automatica delle denominazioni preesistenti: i regolamenti successivi (n. 479/2008, n. 1234/2007 e n. 1308/2013) hanno introdotto un regime transitorio che garantisce la protezione “automatica” per le denominazioni di vini già protette a livello nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999. Lo scopo di questo regime era garantire la certezza del diritto, esentando tali denominazioni dalla nuova e più complessa procedura di esame prevista per le nuove domande di protezione. Di conseguenza, l’iscrizione della DOP “Salaparuta” nel registro europeo nel 2009 non costituisce una nuova registrazione, ma una mera estensione della protezione già acquisita a livello nazionale;
- inapplicabilità delle nuove norme sul rigetto: le disposizioni dei regolamenti più recenti che prevedono il rigetto di una domanda di protezione a causa della notorietà di un marchio anteriore (art. 43, parag. 2, del Reg. n. 479/2008; art. 118 duodecies del Reg. n. 1234/2007; art. 101, parag. 2, del Reg. n. 1308/2013) si applicano solo alle nuove domande di protezione e non alle denominazioni preesistenti che beneficiano del regime di protezione automatica. Tali norme disciplinano i “motivi di rigetto” di una nuova registrazione, non la “cancellazione” di una protezione già esistente;
- completezza del regime del Reg. (CE) n. 1493/1999: la Corte ha stabilito che il conflitto deve essere risolto esclusivamente sulla base delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1493/1999. In particolare, l’Allegato VII, Sezione F, paragrafo 2 di tale regolamento disciplina specificamente il conflitto tra una denominazione protetta e un marchio anteriore notorio, sancendo la preminenza della denominazione e prevedendo, a determinate condizioni, un regime di coesistenza che consente al titolare del marchio di continuare ad utilizzarlo. La Corte ha ritenuto questo regime completo e deliberatamente scelto dal legislatore dell’Unione, che, pur essendo a conoscenza di norme diverse per altri prodotti agroalimentari, ha optato per questa soluzione specifica per il settore vitivinicolo;
- irrilevanza delle norme di diritto internazionale: la Corte ha infine chiarito che le disposizioni invocate dalla Duca di Salaparuta, come l’Accordo TRIPS, la Convenzione di Parigi e l’Accordo di Madrid, sono prive di effetto diretto nell’ordinamento dell’Unione e non possono essere invocate dai singoli per contestare la validità della normativa europea.
La Corte di Giustizia ha, così, dichiarato che le norme dei regolamenti n. 479/2008, n. 1234/2007 e n. 1308/2013, che prevedono il rigetto della protezione di una denominazione in conflitto con un marchio anteriore notorio, non sono applicabili a un conflitto riguardante una denominazione di vino già protetta ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999. Tale conflitto deve essere risolto esclusivamente sulla base del sopra citato Allegato VII, Sezione F, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del 1999.
Altri precedenti significativi
La giurisprudenza italiana ha affrontato numerosi altri casi di conflitto tra marchi e denominazioni protette.
Nel caso “Pastore del Tirso” (Cassazione n. 20927/2024)[4], la Corte ha esaminato la confondibilità di un marchio con la DOP “Pecorino Sardo”, valutando elementi grafici, visivi e concettuali, chiarendo che la tutela della DOP si estende alla protezione contro qualsiasi uso che possa confondere il consumatore sull’origine e le caratteristiche del prodotto.
L’evoluzione normativa: dal Regolamento (UE) 1308/2013 al Regolamento (UE) 1143/2024
Le principali innovazioni
Il nuovo Reg. (UE) 1143/2024[5], applicabile a decorrere dal 13 maggio 2024, ha consolidato in un unico testo normativo la disciplina relativa alle DOP e IGP dei prodotti agroalimentari e dei vini.
Le principali novità includono:
– rafforzamento dei poteri dei Consorzi di tutela con strumenti di gestione più efficaci;
– protezione online rafforzata attraverso sistemi di geo-blocking e alert sviluppati da EUIPO;
– maggiore protezione delle IG utilizzate come ingredienti;
– semplificazione dell’iter di registrazione per nuove denominazioni;
– nuovi adempimenti in materia di sostenibilità per i Consorzi.
Il nuovo regolamento, d’altro canto, mantiene sostanzialmente inalterata la disciplina del rapporto tra marchi e indicazioni geografiche, confermando il principio della prevalenza temporale temperato dalle eccezioni di coesistenza in buona fede.
Tuttavia, il rafforzamento degli strumenti di tutela potrebbe comportare una maggiore attenzione nell’esame delle opposizioni basate su DOP e IGP anteriori.
L’impatto della sentenza “Nero Champagne” sulla prassi dell’EUIPO
Il superamento della “Teoria della limitazione”
La sentenza del 25.6.2025 in causa T-239/23 ha messo in discussione la cd. “teoria della limitazione” seguita dall’EUIPO, secondo cui doveva essere respinta l’opposizione alla domanda di marchio contenente una DOP quando essa fosse limitata a prodotti conformi alla DOP stessa.
Il Tribunale ha chiarito che tale presunzione non può essere considerata assoluta e deve essere sottoposta a verifica caso per caso.
Questo cambio di orientamento comporta significative implicazioni pratiche per gli operatori del settore.
L’EUIPO dovrà, infatti, ora esaminare con maggiore attenzione gli elementi concreti portati dai titolari delle DOP nelle opposizioni, anche quando il marchio richiesto riguardi prodotti conformi al disciplinare.
In particolare, la valutazione dovrà considerare:
– la notorietà specifica della DOP;
– il rischio di sfruttamento indebito della reputazione;
– gli elementi probatori concreti e concordanti presentati dagli opponenti;
– il carattere potenzialmente ingannevole di elementi aggiuntivi nel marchio.
Il Tribunale ha inoltre censurato la violazione dell’obbligo di motivazione da parte della commissione di ricorso dell’EUIPO, che non aveva sufficientemente esposto in che modo gli elementi prodotti dagli organi professionali non fossero idonei a rovesciare la presunzione di liceità.
Questo aspetto impone alle commissioni di ricorso un esame più approfondito e una motivazione più dettagliata delle proprie decisioni.
L’evoluzione giurisprudenziale mostra una tendenza crescente verso il rafforzamento della tutela delle denominazioni di origine protette.
La sentenza “Nero Champagne” si inserisce in questo filone, ampliando gli strumenti di protezione a disposizione dei titolari delle DOP; tuttavia, questa tendenza deve essere bilanciata con la necessità di preservare la concorrenza e i diritti legittimamente acquisiti dai titolari di marchi anteriori.
Infatti, il rischio di una lettura eccessivamente estensiva della tutela delle DOP potrebbe comportare una “monopolizzazione” de facto di determinati settori merceologici, sacrificando la concorrenza e limitando i diritti di operatori che utilizzano legittimamente indicazioni geografiche.
È necessario quindi mantenere un equilibrio tra la protezione delle denominazioni geografiche e la tutela della concorrenza leale[6].
Peraltro, la complessità delle interazioni tra marchi e denominazioni geografiche richiede lo sviluppo di criteri chiari e uniformi per la valutazione dei conflitti.
La giurisprudenza europea e nazionale dovrebbe convergere verso standard condivisi che garantiscano:
– certezza del diritto per gli operatori economici;
– tutela effettiva delle denominazioni di origine protette;
– rispetto dei diritti acquisiti in buona fede;
-promozione della concorrenza leale nel mercato.
La sentenza “Nero Champagne” rappresenta un passo importante in questa direzione, ma sarà necessario monitorare gli sviluppi futuri per valutare l’impatto concreto sulla prassi amministrativa e giurisprudenziale.
Conclusioni
La sentenza del 25.6.2025 in causa T-239/23 del Tribunale dell’Unione europea segna un’evoluzione significativa nella giurisprudenza europea in materia di rapporti tra marchi e denominazioni di origine protette. Il superamento della presunzione assoluta di liceità per i marchi conformi al disciplinare delle DOP rappresenta un cambiamento paradigmatico, che richiederà un adeguamento delle prassi amministrative e delle strategie degli operatori del settore.
L’orientamento emerso dalla sentenza riflette la crescente sensibilità verso la tutela delle denominazioni geografiche come strumento di valorizzazione delle produzioni tipiche e di protezione dei consumatori.
Tuttavia, la necessità di bilanciare questa tutela con i diritti legittimamente acquisiti dai titolari di marchi anteriori rimane una sfida aperta che richiederà ulteriori sviluppi giurisprudenziali.
Il panorama normativo e giurisprudenziale italiano ed europeo mostra una sostanziale convergenza verso principi comuni di tutela, pur mantenendo specificità legate alle diverse tradizioni giuridiche.
La recente riforma del quadro normativo europeo con il Reg. (UE) 2024/1143 fornisce strumenti aggiornati per affrontare le sfide future, ma sarà l’applicazione pratica di questi principi a determinare l’effettivo equilibrio tra le diverse esigenze in gioco.
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione italiana, in particolare nei casi “Altopiano di Asiago” e “Salaparuta”, dimostra l’importanza di una valutazione caso per caso che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti: anteriorità temporale, buona fede nella registrazione, effettivo uso del marchio e rischio di confusione per i consumatori.
Questi principi, ora rafforzati dalla sentenza europea “Nero Champagne”, costituiscono la base per una tutela equilibrata e proporzionata dei diversi diritti in conflitto.
[1] La sentenza “Nero Champagne” del Tribunale dell’Ue del 25.6.2025 in causa T-239/23 è reperibile al seguente link: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=301649&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1094514
[2] Attualmente, l’art. 103 del Reg. (CE) n. 1308/2013 così dispone: Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette di cui al presente regolamento sono protette conformemente agli articoli da 26 a31, e agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2024/1143.
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0614
[4] https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2024/07/cass-civ-20927-2024.pdf?_waf=1
[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02024R1143-20240423&qid=1756659541275
[6] Cfr. V. Rubino, Ancora sul conflitto fra indicazioni di origine in etichetta e DOP/IGP: il caso dell’“Altopiano di Asiago” al vaglio della Corte di Cassazione, in https://iris.uniupo.it/handle/11579/114108, 1.1.2020
